בהמשך לפסק דינו של כב' השופט רובינשטיין בעניין פישר פרייס (ע"א 1248/15 פסה"ד מיום 31.8.17) פסק דין שאימץ לראשונה בישראל את הדוקטרינה האמריקאית לגבי "הפרדת היצירה מהחפץ עליו היא מוטבעת" ככלי לפירוש סעיף 7 לחוק זכות יוצרים, ניתן לאחרונה (7.10.18) פסק דינו של בית המשפט המחוזי בת"א 14982-09-16 אי אר אס גרופ בע"מ נ' סימן טוב קטן (להלן: "עניין האריחים"). המדובר בסכסוך רחב היקף בין התובעת, מעצבת ויצרנית אריחי בטון, לבין הנתבעת, מפיצה ומשווקת אריחים בארה"ב. במסגרת הדיון, אשר עירב בעיקר עילות חוזיות, תביעת השבה, עוולות מסחריות, גניבת עין, עם עילות מדיני הקניין הרוחני, עלתה גם טענה של התובעת לכך שביחס ל-5 סוגי אריחים הפרה הנתבעת את זכויות היוצרים שלה בכך שייצרה ושיווקה בעצמה, בארה"ב, את אותם האריחים (סוגיית תחולת הגנות החוק מחוץ לטריטוריה לא נדונה וממילא לא נתבררה בהליך). הנתבעת טענה כי מדובר ב"מדגם שאינו רשום" ולכן אינו זכאי להגנה כלל, לא מכוח היותו מדגם (כי לא נרשם ולפני חוק היעצובים לא היה זכאי להגנה) ולא מכוח דיני זכויות היוצרים (כי היה כשיר להירשם כעיצוב/מדגם).
בית המשפט המחוזי דן בשאלה העקרונית האם מוצר העונה להגדרת "מדגם" (בחוק הישן, כיום מכונה "עיצוב") זכאי להגנת חוק זכויות יוצרים.
חוק זכויות יוצרים (סעיף 7) קובע כי זכות היוצרים תישלל מקום בו עסקינן במדגם (בין אם נרשם ובין אם לאו), אלא אם לא הייתה כוונה לייצר אותו באופן תעשייתי והוא בפועל לא מיוצר באופן תעשייתי (לעניין זה קבעו תקנות המדגמים ביחס לחוק זכויות יוצרים 1911 כי ייצור תעשייתי הוא כזה שמכוון ליצור למעלה מ-50 פריטים). לאור הוראה זו, עיצוב יזכה בהגנה של זכות יוצרים רק אם יתקיימו התנאים הבאים (במצטבר): העיצוב לא מכוון לייצור תעשייתי (תנאי שבית המשפט בעניין פישר פרייס בפועל לא התייחס אליו), לא נעשה בו שימוש תעשייתי בפועל, וכן העיצוב עומד בתנאי חוק זכויות יוצרים (לעניין דרישת המקוריות: מבחני היצירתיות וההשקעה).
הרציונל בחקיקה זו (והמקבילה לה בעבר בסעיף 22 לחוק זכויות יוצרים מ-1911) היה למנוע כפל הגנות ולעודד את בעלי המדגם לרשום אותו על מנת להבטיח זכויותיהם לאורך שנים (לפי חוק העיצובים החדש, הגנת מדגם רשום היא למשך עד 25 שנים ממועד הגשת הבקשה לרישומו, בכפוף לחידוש הרישום כל 5 שנים).
בעניין פישר פרייס אימץ בית המשפט העליון את הדוקטרינה האמריקאית וקבע את "מבחן ההפרדה" במקום המבחן הקבוע בסעיף 7 לחוק. לפי כב' השופט רובינשטיין וכביכול במטרה "להגשים את מטרת החקיקה", ניתן להעניק זכות יוצרים ביצירה דו-ממדית המקובעת על גבי חפץ, ו"שהיא כשלעצמה אינה מוגנת על פי המצב החוקי הקיים" (פיסקה נז' לפסה"ד בעניין פשיר פרייס), אם ניתן להפריד בין היצירה לבין החפץ עליו היא מוטבעת.
הלכה למעשה, באמצעות "מבחן ההפרדה" העניק בית המשפט בעניין פישר פרייס זכות יוצרים במצב שבו "היצירה" (שם דובר בציור של אריה שהודפס על ריפוד כסא נדנדה לתינוק, שיוצר באופן תעשייתי) לא הייתה זכאית להגנה (לאור מבחן כוונת המעצב או היוצר בעת יצירת היצירה). מדובר בחקיקה שיפוטית מובהקת, אשר ספק אם עולה בקנה אחד עם הוראת סעיף 7 האמורה.
בעניין האריחים קבע בית המשפט המחוזי כי "מבחן ההפרדה" מאפשר להפריד בין האריח שלא נרשם עליו מדגם ע"י התובעת, לבין ההדפס הצבעוני שהוטבע עליו. בהמשך לכך, קבע בית המשפט כי יישום מבחן היצירתיות מביא למסקנה שאין זכות יוצרים על אריחים מצוירים שדוגמתם כבר קיימת מזה שנים רבות בארץ ובעולם, נמצאת בשימוש הציבור ומוכרת לכל והתרומה של התובעים לציור נוגעת לבחירת צבע בלבד.
כך, בסופו של יום, נפסק לתובעת פיצוי בסך של כ-214,000 ש"ח בלבד (התביעה המקורית הגיעה לסך של כ-4 מיליון ש"ח, הועמדה לצרכי אגרה ע"ס של 1.5 מיליון ש"ח) בגין חוב על סחורה שסופקה ולא שולם בגינה, בגין העוולה המסחרית של התערבות לא הוגנת ובגין הפרת זכויות התובעת ב- 15 צילומי אריחים שנפסק כי הועתקו ע"י הנתבעת לתוך קטלוג שהפיקה (בפועל נפסק פיצוי של פחות מ-10,000 ש"ח בגין כל צילום שהועתק).
לדעתנו במקרה הנוכחי, הגיע בית המשפט המחוזי לתוצאה הסופית הראויה (ביחס לזכויות הקניין הרוחני, שכן לא ניתחנו את יתר הטענות החוזיות והאחרות שהעלו הצדדים), שכן מדגם על האריחים אכן לא נרשם והייצור שלהם כוון ובפועל היה תעשייתי, אולם ההיזקקות החוזרת למבחן ההפרדה, שהותווה בעניין פישר פרייס, לא בהכרח עולה בקנה אחד עם הוראת סעיף 7 לחוק ועלולה לגרום לחוסר בהירות בקרב מעצבים, יוצרים ועוסקים בתחומי שיווק ומכירת עיצובים.
